商標權之爭,行政裁決還是司法訴訟
2010-09-28   作者:吳學安  來源:經濟參考報
 

    近日,江蘇省高級法院知識産權庭對連雲港“自由鳥”商標侵權案最終認定,連雲港自由鳥公司使用“自由鳥”字號行為是一種善意使用行為,在客觀上不容易造成相關公眾的混淆,因此連雲港自由鳥並沒有侵犯涉案“自由鳥”的商標專用權,無需承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。
  法院審理後認為,如果絕對地以在先商標權人廣東自由鳥公司的利益作為惟一衡量因素,認定連雲港自由鳥公司及前身新浦區自由鳥服飾店已經使用10多年字號的行為構成商標侵權,將會對連雲港自由鳥公司的合法權益及其已經累積的商譽造成不當損害,這對連雲港自由鳥公司明顯不公平。

  哪些糾紛法院應受理 哪些糾紛先去商標局

  目前,中國對於商標權的保護採取的是行政保護和司法保護的雙軌制。在經濟生活中,因註冊商標專用權而發生的“傍名牌”案件時有發生,此類案件中多數係知識産權權利衝突。這類案件訴至法院後,一方通常會提出,應當首先通過行政途徑撤銷對方的註冊商標、商號等,法院不能直接認定被告的使用行為侵權,司法權不能代行行政職權。 
  那麼,哪些商標侵權案件法院應受理,哪些不該受理而應先去商標局裁決?
  為統一和規範“傍名牌”案件的審理,早在2008年3月1日正式實施的《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》,就解決商標權利衝突是通過行政機關仲裁裁決,還是通過司法訴訟解決作出原則性規定。

  註冊商標不依法使用法院可直接受理

  早在三年前,曾經轟動一時的博內特裏公司訴上海梅蒸公司等商標侵權和不正當競爭糾紛案,上海法院通過審理認定被告梅蒸公司在生産、銷售的商品上,將自己的“梅蒸”註冊商標拆分成“Meizheng”拼音字母與花瓣圖形,並與“夢特嬌梅蒸”標誌一道使用,不是依法使用“梅蒸”註冊商標,故該案不存在該商標的授權爭議,無需先經商標評審委員會裁定。 
  司法界人士認為,並非所有註冊商標之間的衝突,法院都不能直接受理。如被告未依法使用其註冊商標的,法院依然可以直接受理並作出裁判。《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》明確規定:原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標,與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當受理。 
  該條司法解釋所述主要包括以下三種情形:一是被告將自己的註冊商標式樣使用在非商標局核定的商品或服務上;二是雖然使用在核定的商品或服務上,但自行改變了商標的外觀特徵或式樣,包括拆分使用;三是將自己的多個註冊商標不當疊加或組合使用。 
  商標法規定,商標權人必須嚴格按照經授權的商標式樣以及核定的商品或服務範圍來使用,否則應受到行政處罰。因此,前兩種使用事實上可以視為改變了註冊商標的性質,註冊商標擁有人使用了一個未註冊商標。此類糾紛不受最高法院批復的限制。另一種使用方式,則是被告雖擁有多個註冊商標,但其將多個註冊商標疊加組合使用,並通過文字處理,弱化或淡化部分文字,突出其他文字,從而與他人在先註冊商標産生衝突,造成混淆。
  如某被告擁有“王宮”、“朝臣”兩個註冊商標,但其在葡萄酒上豎排並列該兩商標,並淡化“宮”、“臣”兩字,突出“王”、“朝”兩字時,就可能與他人在葡萄酒上的“王朝”註冊商標産生衝突,從而構成商標侵權。被告組合使用後産生的一個整體標誌也可以視為是未註冊商標,從而不受最高法院批復的限制。被告雖然使用自己的商標,但實質是一種濫用商標權的使用行為。

  註冊商標與其他商業標識衝突應通過法院解決

  蘇北一家酒廠開發一種60度烈性白酒,在東北和新疆擁有很好市場。為了進一步拓展市場,以他人畫的“水滸一百單八將”系列圖作為白酒商標進行了註冊,生産的白酒有了較好的銷量。後“水滸一百單八將”系列圖的作者向法院提起訴訟,認為這家酒廠擅自將其美術作品註冊為商標並在生産的白酒上使用,侵犯了其美術作品著作權。法院經審理認定,原告對其作品享有著作權,被告商標雖經合法註冊,但在經銷的商品上擅自使用他人作品,侵犯了原告著作權。故判令其停止使用“水滸一百單八將”系列圖,並賠償原告經濟損失。
  判決生效後,原告持法院判決書到商標評審委申請撤銷了被告的商標,該案的裁判依據即是保護在先權利原則。原告享有在先權利著作權,應當給予保護。
  《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》規定:原告以他人註冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟,符合《民事訴訟法》第一百零八條規定的,人民法院應當受理。
  該項規定的理由在於:在先權利(如著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等)的認定以及侵犯在先權利的判定,都超出了商標行政裁決機構的專業性範圍。並且,在對行政裁決實行司法審查的情況下,同一權利衝突可能需要“三審”,即商標評審委“一審”、司法兩審才能解決,由此可能造成行政和司法資源的浪費,從而影響權利救濟的效率。因此,在解決註冊商標與其他在先權利衝突時,應實行司法程序優先原則。

  註冊商標與註冊商標衝突應通過行政裁決途徑解決

  這是一起典型的註冊商標衝突紛爭案例。在原告某糖果廠訴被告某食品廠商標侵權一案中,原告在某固體飼料上註冊了“樂”字牌商標,後被告在“果子晶、果子粉、乳酸飲料”等商品上註冊了“桑”字牌商標。兩商標相近似。原告糖果廠向法院提起訴訟認為,被告食品廠在類似商品上使用與其商標相近似的商標,構成商標侵權。法院告知原告先行經行政撤銷程序,並判決駁回原告訴訟請求。法院的理由是,原告“樂”字牌商標與被告“桑”字牌商標均獲商標註冊,應由當事人首先提請行政裁決部門解決商標權利衝突問題,然後再可向法院請求處理侵權糾紛。在現行法律框架下,法院不直接受理的案件範圍主要是註冊商標之間的衝突,此類案件適用行政前置程序,當事人應當首先向行政主管機關申請解決。 
  《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》規定:原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當根據《民事訴訟法》第一百一十一條第(三)項的規定,告知原告向有關行政主管機關申請解決。
  這樣的規定首先考慮到的是商標註冊採取全國統一集中授權制度,採取行政前置程序是為了維護此種集中授權體系。其次,發生衝突後,現行商標法設置了較為完善的法律救濟程序和途徑,規定了註冊商標不當的撤銷程序。在先權利人如認為註冊不當,可到商標評審委申請撤銷在後商標,然後再到法院請求民事救濟。再次,註冊商標之間的衝突屬於商標行政裁決機構專業範圍,商標評審委員會有豐富的經驗和紮實的專業知識對此類衝突進行處理。

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